La tutela del marchio e, più in generale, dei beni immateriali di un’azienda costituisce un passaggio fondamentale per far crescere la propria attività economica. A fronte di costi relativamente bassi, infatti, si possono attivare procedure che offrono molti vantaggi. Vediamo assieme quali sono e come beneficiarne.
Perché tutelare un marchio
Il marchio è uno dei segni distintivi dell’azienda. Esso serve a distinguere i prodotti, i servizi e le attività di impresa. Si tratta, dunque, di uno dei meccanismi alla base del funzionamento di un’economia di mercato di stampo liberista. Come vedremo meglio, infatti, l’utilizzo di un marchio aiuta a prevenire efficacemente pratiche scorrette, quali la contraffazione dei prodotti, l’indebita associazione fra imprese che in realtà non collaborano e l’utilizzo di nomi e simboli idonei a generare confusione tra i consumatori.
L’estensione della tutela del marchio
I marchi possono essere di diverso tipo: i più tradizionali sono quelli figurativi, se connotati da particolari componenti grafiche (loghi, pittogrammi, colori caratterizzanti, utilizzo di un particolare font), e denominativi, qualora abbiano ad oggetto una dicitura in qualsiasi modo riprodotta.
Ancora, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Codice della proprietà industriale (D. lgs. N. 30/2005), possono costituire oggetto di marchio “le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni e le tonalità cromatiche”.
Si pongono, però, due condizioni:
- in primo luogo, tali elementi devono essere idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese;
- inoltre, devono essere tali da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione.
I marchi, inoltre, possono avere diverse estensioni a livello geografico: possono essere nazionali oppure europei o ancora internazionali.
La tutela del marchio registrato
A questo punto occorre chiedersi: come assicurare la tutela del marchio?
Innanzitutto, con la registrazione presso l’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) o l’E.U.I.P.O. (European Union Intellectual Property Office).
In tale sede andranno specificate le classi e le sottoclassi dei prodotti e dei servizi ai quali estendere la tutela del marchio registrato. Si tratta di un adempimento di estrema importanza, da cui dipende la stessa efficacia ed incisività della protezione offerta da questo strumento.
Una volta che il marchio è registrato, dunque, il titolare del segno distintivo ottiene una serie di diritti esclusivi sull’utilizzo del marchio. A tali diritti, peraltro, corrisponde un ampio ventaglio di strumenti e azioni per assicurarne l’effettiva tutela.
La procedura di opposizione
In primo luogo, il titolare di marchi o diritti anteriori potrà attivare la procedura di opposizione alla registrazione di un nuovo marchio, prevista dagli articoli 177 e seguenti del Codice della proprietà industriale. Si tratta di un procedimento amministrativo con cui, in buona sostanza, si chiede all’Ufficio preposto di rifiutare la registrazione di un nuovo marchio depositato da un terzo.
Le ragioni più frequenti per l’attivazione di tale procedura sono, ad esempio, l’identità o la somiglianza del nuovo marchio al proprio e quella dei beni e servizi rivendicati ai propri. In questi casi, infatti, ci sarà il rischio di confusione o associazione fra i segni dei due imprenditori nel pubblico di riferimento.
Nei casi specifici di registrazione internazionale estesa all’Italia o di registrazione nazionale anticipata per richiesta di estensione della protezione del marchio all’estero, inoltre, sarà possibile chiedere di annullarne gli effetti.
Con l’opposizione si possono bloccare sul nascere eventuali azioni parassitarie ai propri danni in modo particolarmente agile ed economico, prescindendo dal ricorso ai tribunali. Si pensi, al riguardo, al fatto che tale azione a tutela del marchio registrato può essere presentata anche online. Essenziale sarà, però, il rispetto del termine perentorio di tre mesi, che decorre tendenzialmente dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione ed entro il quale va necessariamente avviata l’azione.
Altro requisito fondamentale è la motivazione della domanda di opposizione, per cui occorrerà indicare le ragioni ed i diritti che ne costituiscono il fondamento. A tal fine, è consigliabile farsi assistere da un professionista del settore, quale, ad esempio, un avvocato esperto di diritto industriale, che sappia illustrare in maniera efficace i motivi alla base dell’opposizione.
Ai sensi dell’art. 182 del D.lgs. 30/2005, infine, il provvedimento con cui l’U.I.B.M. decide sull’opposizione è comunicato alle parti, le quali hanno facoltà di impugnare la decisione con un ricorso alla cosiddetta “Commissione dei ricorsi”.
La tutela del marchio in giudizio
Ad ogni modo, al di là di quanto appena visto, il marchio potrà essere tutelato anche dinanzi a un giudice. Anche in questo caso, le azioni a tutela del marchio di impresa sono diverse.
In primo luogo, ad esempio, si potrà chiedere al giudice di accertare la nullità o la decadenza di un marchio. In tal caso, sarà effettuato un controllo sulla validità della privativa industriale.
In secondo luogo, sarà possibile avviare un giudizio di contraffazione. In questo caso, l’oggetto del processo sarà la violazione dei diritti derivanti dal marchio ad opera di un terzo e si potrà chiedere al giudice di condannare il convenuto, oltreché di irrogargli le sanzioni previste dalla legge.
Ancora, sarà possibile agire in via cautelare, ossia secondo delle procedure – pur giudiziali – particolarmente agili per richiedere un intervento immediato all’Autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 128 del D. lgs. 30/2005, inoltre, si potrà esperire una consulenza tecnica preventiva.
Il procedimento consente di ottenere una relazione da un esperto della materia che abbia ad oggetto un inadempimento contrattuale o un fatto illecito (art. 669 bis c.p.c.).
Se applicabile al caso di specie, si potrà poi ricorrere alla cosiddetta “descrizione”. In tal caso un Ufficiale Giudiziario si recherà presso i locali dove è in atto la presunta contraffazione e redigerà un verbale, anche aiutandosi con dei rilievi fotografici.
Ma non solo. Si potrà chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei prodotti contraffatti, in modo tale da prevenire la circolazione degli stessi.
Infine, sarà possibile chiedere l’inibitoria. In altre parole, si potrà domandare al giudice di emettere un ordine con cui intimi al contraffattore di interrompere le condotte dannose e di astenersi dal ripeterle.
La tutela del marchio non registrato
Anche il marchio non registrato, tuttavia, gode per certi aspetti della protezione della legge.
Le disposizioni da cui è possibile desumere la tutela del marchio di fatto sono, fra le altre, gli articoli 12 e 28 del D. lgs. 30/2005 e l’art. 2571 del codice civile.
La legge, al riguardo, parla di “preuso” e “preutente”. In sostanza, il soggetto che faccia uso di un marchio non registrato, in modo tale da far acquisire una certa notorietà al marchio, maturerà una serie di diritti esclusivi. In particolare, egli avrà diritto ad usare il marchio nei limiti in cui se ne è di fatto avvalso fino al momento di una successiva registrazione ad opera di terzi.
Dovrà in ogni caso sussistere il requisito della novità, altrimenti egli sarà soggetto alle azioni dei titolari del marchio anteriore (sulla tutela del marchio di fatto si vedano le sentenze Cass. civ. Sez. I Ord., 31/05/2019, n. 14925; Cass. civ. Sez. I Sent., 01/02/2018, n. 2499).
Come chiarito anche dalla giurisprudenza, anche in questi casi, la competenza giurisdizionale per le controversie inerenti al marchio di fatto saranno comunque delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, come riconosciuto dall’art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 12/02/2018, n. 3399)
Cosa fare per proteggere la propria azienda
Come abbiamo visto, il marchio d’impresa costituisce un efficientissimo strumento di brand enforcement e di protezione contro le contraffazioni non soltanto verso i prodotti tradizionali, ma anche verso i servizi o prodotti digitali. La via consigliabile è sicuramente quella di registrare il marchio fin da subito, in modo tale da scongiurare eventuali azioni parassitarie. È vero, infatti, che anche il marchio di fatto è tutelato dalla legge, ma il soggetto che ne invoca la protezione ha l’obbligo di dare prova dell’uso precedente che ne ha fatto e della forza che ha così acquisito quel marchio nel tempo.
Con la registrazione, invece, a fronte di un costo trasparente sarà possibile porsi fin da subito in una posizione di forza, anche in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziali.
Riteniamo che possa essere importante affidarsi a studi specializzati, come quello del nostro partner Studio Legale FCLEX, che ti assistono nella registrazione e nel monitoraggio del marchio, per assicurarti maggiore protezione per la tua attività.
Per maggiori informazioni su come puoi registrare il tuo marchio contatta l’indirizzo studio@fclex.it o chiama il numero 051-235733.
Redazione Diritto dell’Informatica
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