Evitare problematiche legali sul marchio
Registrare un marchio è un onere, non un dovere.
La differenza tra onere e dovere può sembrare un arcano (e lo è anche per alcuni tecnici del settore) ma, in estrema sintesi, consiste nella contrapposizione tra ciò che è obbligatorio a prescindere (dovere) e ciò che è consigliato e diventa poi cogente nel momento in cui il titolare di un bene giuridico desidera vantare determinati e specifici diritti sullo stesso (onere).
La registrazione del marchio può diventare un onere qualora si voglia tutelare la propria attività e gli interessi di cui il marchio si fa portatore, munendosi di alcune ed importanti garanzie giuridiche per il perseguimento di questo fine.
Ad oggi il mercato è estremamente competitivo, soprattutto per quanto riguarda il settore privato.
Non sono rari i casi di concorrenza sleale, in cui un esponente dello stesso settore, al quale migliore definizione non si addice se non competitor, mette in atto meccanismi di plagio o si prodiga in vere e proprie campagne ed azioni denigratorie volte all’affermazione del proprio brand attraverso l’utilizzo, improprio ed illegittimo, del marchio altrui.
Come tutelarsi, in epoca odierna, in un’ottica precauzionale che, data la costante e rapida evoluzione di ogni settore, non è prassi eccessivamente zelante ma, invece, buona norma?
Ti linkiamo il nostro nuovissimo video che ti spiega in pochi semplici passi tutto ciò che devi sapere per registrare il tuo marchio.
Vediamo alcuni semplici ma efficaci accorgimenti che è bene osservare, per tutelare il proprio marchio e, di conseguenza, la propria attività faticosamente costruita.
1) Cosa fare a priori: procedure precauzionali
Il marchio della tua azienda/attività è al sicuro, nessuno si è permesso o si è interessato a copiare o creare un marchio simile al tuo e neppure si sta prodigando in strutturate campagne diffamatorie nei confronti dello stesso.
La tua attività procede positivamente, gli introiti economici sono notevoli e tutto lascia sperare in un futuro luminoso.
Come anzidetto, il mercato contemporaneo è fluido e ampliamente condiviso: non è strategia intelligente l’adagiarsi sugli allori, meglio invece attivarsi in anticipo per tutelare la tua attività.
2) Definizione esatta del tuo marchio
Procedi quindi a definire con esattezza, se già non hai provveduto, a delineare gli elementi distintivi del tuo marchio.
Ricorda che qualsiasi segno riproducibile, purché ben identificabile, può diventare un marchio: può esserlo una sigla, una successione specifica di numeri, un suono, una gamma particolare di colori, l’accostamento di un’immagine ad un testo, la forma di un oggetto.
La tutela giuridica di un marchio richiede esattezza: non è infatti possibile agire in giudizio dichiarando la proprietà presunta di un segno distintivo indefinito e variabile.
3) Definizione delle classi merceologiche del tuo marchio
Per registrare un marchio è inoltre necessario definire a quali classi merceologiche esso si riferisce.
Ben inteso, il tuo marchio può venire applicato ad un’ampia gamma di prodotti e servizi, ma non si può riferire ad una categoria omnicomprensiva.
Gli esperti consigliano di effettuare un’analisi approfondita degli sviluppi attuali e soprattutto futuri del proprio business, in ottica di effettuare una registrazione valida anche in prospettiva a lungo termine.
Ogni ampliamento della classe merceologica prescelta richiede un’ulteriore registrazione ed ogni registrazione porta con sé i rispettivi costi.
4) Un passo fondamentale: La ricerca di anteriorità
Preoccupati, a tua volta, di non essere il successivo utilizzatore di un marchio simile: effettua la cd. “ricerca di anteriorità”
Può capitare che, in buona fede, si pensi di aver avuto un’idea geniale, che in realtà qualcun’ altro prima di noi ha già provveduto a far fruttare
Prima di iniziare la procedura di registrazione del tuo marchio, effettua la ricerca di anteriorità, per prevenire un dispendio inutile di tempo ed energie.
Attenzione, non stai compiendo nulla di illegittimo presentando la domanda di registrazione di un marchio già esistente o sin troppo simile (purché ovviamente non vi sia una mala fede), ma saperlo con anticipo potrà evitarti lunghe attese seguite da una contestazione o da un rifiuto in toto da parte dell’ufficio competente.
5) Verifica che un tuo competitor non abbia registrato il tuo “marchio di fatto”
Ricordati che sebbene tu abbia un marchio di fatto (quindi non registrato, ma utilizzato da tempo) affermato e riconoscibile sul mercato, quest’eventualità non può impedire ad un tuo concorrente di registrare validamente lo stesso marchio, prima di te.
Il cd. “marchio di fatto” è ancor oggi oggetto di accese discussioni e non vi è unanime intesa sulla tutelabilità (ancor meno sul grado di tutelabilità) dello stesso.
Non temporeggiare a lungo, dunque, perché qualcuno potrebbe superarti in termini di tempistica.
6) Identifica un legale di fiducia a cui chiedere supporto
Ciò detto, queste operazioni, banali sulla carta, nella prassi possono richiedere più tempo e strumenti del previsto.
Può esserti utile (se non necessario) l’ausilio di un legale esperto in detti temi: dovrai pagare la fattura all’avvocato certo, ma potrà evitarti prolungate e noiose ricerche in recondite banche dati.
Le banche dati su cui effettuare gratuitamente le ricerche di anteriorità potrebbero essere obsolete, o non aggiornate; pertanto, non assurgono a garanzia sull’indiscutibilità della tua ricerca.
Poiché la procedura di registrazione sostanzia la tutela del tuo marchio, è consigliabile prestare a questa attività la dovuta attenzione per evitare di vanificare quanto fatto.
Se non conosci un esperto del settore ti segnaliamo il nostro studio partner specializzato FCLEX
7) Registrazione del marchio
È arrivato il momento di procedere con la registrazione del tuo marchio.
Se hai deciso di muoverti in autonomia (a contrario puoi affidarti ad un professionista abilitato), documentati sulla procedura di registrazione vigente e rendi effettivo questo strumento che ti permetterà di tutelare al meglio il tuo marchio.
Di seguito soltanto alcuni passaggi fondamentali che incontrerai nel corso della procedura di registrazione
La procedura di registrazione del marchio può suddividersi in tre fasi fondamentali:
- domanda;
- esame della domanda, con conseguente accoglimento o rigetto della stessa;
- pubblicazione del marchio registrato, nell’apposito Bollettino.
In questa visione di sintesi, portiamo l’attenzione alla presentazione della domanda di registrazione, che sostanzia l’incombenza principale qualora l’utente voglia procedere in autonomia e che rappresenta d’altronde il fulcro della procedura per il richiedente.
Innanzitutto, la domanda può essere presentata seguendo più d’una modalità.
Gli esperti consigliano le seguenti due:
- in via cartacea, presso una Camera di Commercio;
- presentandola telematicamente al sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Gli elementi essenziali della domanda, volti a renderla giuridicamente valida, sono:
- dati identificativi della domanda (in tale sede verrà descritto il marchio nel dettaglio);
- classificazione;
- richiedente;
- domicilio Elettivo/Rappresentante/Mandatario.
8) Cosa fare se un tuo competitor si attiva illegittimamente
Può accadere, come anticipato, che sebbene tu abbia adempiuto a tutti gli oneri di corretta registrazione del marchio, qualche concorrente stia danneggiando la tua attività.
Cosa fare in tali circostanze e come tutelare i diritti faticosamente conquistati?
Il tuo marchio viene utilizzato in modo improprio, viene plagiato o contraffatto
In tal caso la miglior cosa da fare è rivolgersi al Giudice, per ottenere l’immediata cessazione dell’utilizzo del tuo marchio, intesa come sua rimozione dalla totalità dei luoghi in cui era stato utilizzato, così come il prelievo di tutti i prodotti muniti di marchio immessi nel mercato.
Inoltre, in giudizio avrai la possibilità di richiedere ed ottenere anche il risarcimento del danno che sarà calcolato sulla base di diversi e specifici parametri.
Inoltre, può venire applicata anche una sanzione aggiuntiva, ovverosia la pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali, le cui spese sono a carico del soccombente, oltre all’ovvia riprovazione sociale che consegue a siffatta pubblicità.
Nelle more del procedimento ordinario, od anche in alternativa allo stesso, il titolare del marchio può esperire le azioni cautelari d’urgenza.
Puoi anche tentare di fermare il tuo competitor prima di agire in Giudizio, in tal caso dovrai acquisire delle prove a testimonianza della sua condotta, secondo il sistema computer forensic. Tramite le prove documentali potrai opporre diffida e quindi mettere un freno al soggetto.
Se questa attività non sarà sufficiente ad intimorirlo, gli sforzi non saranno stati vani, in quanto tutto ciò potrà risultare utile per un eventuale Giudizio.
9) Il tuo competitor effettua una sistematica campagna denigratoria nei confronti del tuo brand
Le campagne denigratorie rientrano nel novero della concorrenza sleale, per difendersi dalle quali è necessario rivolgersi al Tribunale competente per territorio.
Cita infatti l’art. 2598 c.c., al comma secondo, “[…] compie atti di concorrenza sleale chiunque: […] diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente […]”.
A tale evenienza viene quindi incontro l’ausilio del Giudice, al quale ci si può rivolgere ex art. 2599 c.c.: “La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”.
10) Alcuni siti internet e domini effettuano concorrenza sleale
Rientra nell’ambito della concorrenza sleale anche l’utilizzo di domini, siti web e tags di marchi registrati e non registrati.
È questo il fenomeno del cd. cybersquatting, una pratica che comprende sia l’utilizzo di domini già registrati (o molto simili), sia la registrazione anteriore di domini non ancora registrati da parte del titolare effettivo, per lo sfruttamento economico di tale manovra od anche alla futura minaccia denigratoria se il dominus effettivo non comprerà ad ingenti somme il dominio creato in malafede.
La ratio che sottostà alle specificate condotte risulta le medesima, arricchirsi utilizzando il nomen altrui; pertanto, anche queste situazioni sono meritevoli di tutela.
In assenza di una normativa sistematica, ad oggi le dispute di tale natura vengono fatte ricadere nel novero della disciplina dei marchi ed è quindi esperibile la tutela ordinaria anzidetta.
È inoltre possibile rivolgersi all’anagrafe dei domini, per l’Italia Registro.it (NIC).
In tal caso le vie che si possono percorrere sono due.
Innanzitutto, si può procedere con la procedura di riassegnazione, rivolgendosi ai Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (cd. PSRD), dei professionisti che operano secondo criteri esplicitamente fissati dall’anagrafe dei domini.
In alternativa alla procedura anzidetta, si può affidare la controversia ad un collegio di arbitri specializzati in materia, ricorrendo quindi all’istituto dell’arbitrato.
E se fosse typosquatting?
Il competitor potrebbe inoltre prodigarsi in attività di typosquotting, ovverosia creare dei domini sin troppo simili ad altri estremamente noti. In tal caso la similitudine consiste nella differenza di poche lettere o di singoli caratteri, in modo tale da indurre l’utente distratto a cliccare sul dominio sbagliato.
Utile, se non necessario, diffidare anche nei casi di cybersquatting e di typosquatting.
I ladri di escalation
Di simile entità, ma di diversa portata, è infine l’utilizzo delle medesime keywords da parte del concorrente, con l’obiettivo di farsi indicizzare: in assenza di un qualunque prodotto compatibile tale pratica è estremamente scorretta e passibile di diffida.
A chi rivolgersi per registrare un marchio
Se sei vittima di furti di domini o vuoi saggiamente tutelare il tuo marchio attraverso la sua registrazione, contatta il nostro studio legale partner FCLEX a Bologna, chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, esperto di diritto dell’informatica e nuove tecnologie, per una prima consulenza specializzata e personalizzata.
Redazione Diritto dell’informatica
