1) Quanto dura il deposito di un marchio?
A seguito della presentazione di una domanda per la registrazione di un marchio innanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o all’EUIPO, suo corrispondente europeo, una volta superate le verifiche di ricevibilità e di merito, si apre una finestra temporale di tre mesi in cui i terzi interessati possono opporsi alla concessione della tutela.
Superata tale fase senza che venga avanzata alcuna opposizione o comunque nel caso in cui le eventuali opposizioni vengano giudicate dall’Ufficio come non fondate, allora viene dato avvio ad un periodo di ben dieci anni in cui viene garantita dall’ordinamento la protezione del marchio con il conseguente diritto di suo esclusivo sfruttamento.
In articoli precedenti abbiamo diffusamente trattato della procedura di registrazione, mentre per un approfondimento sulla procedura di opposizione clicca qui.
A differenza di altre privative industriali previste dal nostro ordinamento, che per ragioni diverse soffrono di una tutela limitata nel tempo, Il diritto collegato al marchio è potenzialmente perpetuo. Questa diversa visione dipende dal fatto, che non esiste per il marchio, a differenza di quanto avviene ad esempio per il brevetto, un interesse superiore dell’ordinamento diretto a che l’oggetto della protezione possa essere sfruttato dalla collettività. La principale funzione del marchio, infatti, non è remunerativa, bensì identificativa. Pertanto, fintantoché svolga la sua propria funzione e il titolare desideri continuare a sfruttare il logo in questione, allora questi potrà continuare ad avvantaggiarsi dell’esclusiva che gli viene garantita.
Non tutti sanno che per sfruttare al 100% i benefici e le potenzialità di un marchio lo si può legare ad una licenza, ti segnaliamo questo video dell’Avv. Croari sull’argomento:
2) Come e quando rinnovare un marchio?
Al riguardo, l’art. 16 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005) stabilisce chiaramente che “la registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente”. Tale rinnovazione può avvenire però solo per i medesimi prodotti e servizi per i quali era stata richiesta in precedenza. Ciò significa che l’ambito merceologico di protezione del marchio risulta arginato alle medesime categorie di prodotti e servizi, individuati tra quelli descritti dalla Classificazione di Nizza, che erano stati selezionati al momento della prima presentazione della domanda. Abbiamo descritto l’importanza di procedere ad una corretta selezione delle classificazioni in questo articolo.
Ogni volta in cui si vorrà invece estendere la tutela del marchio a nuovi prodotti e servizi, perché ad esempio il business collegato si sta espandendo verso nuovi settori, sarà necessario procedere al deposito di una nuova domanda, come se fosse un primo deposito.
Il rinnovo può essere richiesto mediante deposito di apposita domanda agli Uffici competenti sin da dodici mesi prima dalla sua scadenza decennale, intendendo come tale l’ultimo giorno dello stesso mese in cui era stata depositata la domanda di registrazione. Alla presentazione della domanda si dovrà procedere anche al pagamento di una tassa, la quale risulterà di importo inferiore rispetto a quella richiesta al momento della registrazione. Fino a sei mesi dopo la scadenza del termine della prima registrazione è ancora possibile rinnovare la tutela del marchio pagando una mora per il ritardo. In seguito, però, non sarà più possibile richiedere la rinnovazione, ma si dovrà depositare una nuova domanda. In ogni caso, la protezione del marchio rinnovata per ulteriori dieci anni inizierà a decorrere dal momento della scadenza della precedente registrazione.
3) Quali sono le differenze tra registrazione e rinnovo del marchio?
In sede di deposito della domanda di rinnovazione possono essere apportate alcune modifiche alla domanda originale. Ad esempio, possono essere ridotte, ma non aumentate come si è detto, le classi di prodotti e servizi cui si riferisce il marchio presentando contestualmente istanza di limitazione, nella quale andranno indicate unicamente le classi per le quali si intende procedere. Inoltre, in caso siano mutate alcune circostanze come il domicilio o i titolari, allora dovranno essere comunicati al momento del rinnovo i dati aggiornati.
Principale differenza del procedimento per il rinnovo rispetto al procedimento di prima registrazione è l’assenza, nel primo caso, della possibilità per gli interessati di proporre opposizione. Ovviamente, non vi sarà nemmeno una nuova verifica nel merito della domanda, ma solo una verifica del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui sopra. Primo fra tutti verrà accertato che il marchio di cui viene richiesto il rinnovo sia esattamente identico, senza la minima modifica o aggiunta, a quello oggetto della prima registrazione.
Sul lato strettamente pratico, esistono diverse modalità di proposizione della domanda di rinnovo. Il richiedente, preferibilmente coadiuvato da un esperto del settore, avrà a disposizione tanto una procedura telematica, quanto una procedura cartacea.
4) Perché depositare un marchio? Proteggi e valorizza il tuo business
Ci si potrebbe chiedere a questo punto quali siano i vantaggi concreti che il titolare di un marchio ottenga grazie alla registrazione. Questa è infatti un onere, non un dovere, dal cui adempimento l’ordinamento fa discendere una serie di conseguenze. La funzione identificativa di un marchio, infatti, ben potrebbe essere svolta anche da un logo non registrato. Ma in questo caso il titolare non godrebbe affatto del diritto di esclusiva che gli viene attribuito a seguito della registrazione.
Questo diritto permette al titolare di escludere soggetti terzi che facciano uso del marchio senza il suo consenso. Ad esempio, si potrà intervenire contro coloro che sfruttino la fama e il successo del marchio altrui, apponendolo su propri prodotti o servizi affini a quelli prestati dal titolare. L’ambito di esclusiva, nel caso di marchio notorio, si estende invece ben oltre le sole classi di prodotti e servizi per le quali e richiesta la registrazione. Ciò comporta che l’utilizzo da parte di terzi del marchio notorio sarà vietato in tutti i casi, a prescindere dal tipo di prodotti su cui viene apposto o servizi per i quali viene utilizzato. Di imitazione dei prodotti avremo modo di trattare più approfonditamente in futuro.
L’esclusiva permette non solo di intervenire a posteriori sull’uso del marchio registrato da parte di terzi, ma anche di attivarsi in un momento prodromico al concreto patimento dei danni conseguenti dall’illecito utilizzo altrui. Infatti, il titolare potrà proporre opposizione tutte le volte in cui altri soggetti presentino domanda di registrazione di un marchio identico o anche solo simile per gli stessi prodotti e servizi per i quali è stato registrato il marchio avente priorità. Valgono anche in questo caso le precisazioni fatte per il marchio notorio.
Anche se non è l’unico mezzo del nostro ordinamento che pone al riparo da atti di concorrenza sleale, l’azione a tutela del marchio prescinde dall’esistenza di una concreta confondibilità, poiché, come si è visto, può essere utilizzata nel semplice caso in cui un marchio sia apposto a prodotti e servizi rientranti nelle stesse classi coperte dal marchio registrato. Degli atti di concorrenza sleale parleremo in modo dettagliato nei prossimi articoli.
Ti linkiamo il nostro nuovissimo video che ti spiega in pochi semplici passi tutto ciò che devi sapere per registrare il tuo marchio.
5) Cosa rischio non registrando il mio marchio?
Scegliere di non registrare un marchio comporta di restare privi di difese utili davanti ad eventuali futuri tentativi di appropriazione del proprio logo. Un marchio di fatto potrà essere protetto dalla minaccia rappresentata dalla domanda di registrazione di un marcio identico o simile successivo, solo qualora sia possibile dimostrare che abbia raggiunto una notorietà qualificata su tutto il territorio per cui viene richiesta la registrazione del marchio successivo. Un così progettato onere della prova risulta abbastanza gravoso da soddisfare. In pratica, con un marchio di fatto, si resta continuamente esposti al rischio che terzi si approprino degli sforzi fatti per costruire la propria impresa, renderla identificabile e riconosciuta dai consumatori. Mentre con la registrazione si godrà di una presunzione di validità del proprio marchio, al riparo da possibili futuri usi non consentiti.
Per alcuni suggerimenti su come difendere al meglio il tuo marchio e sulle possibili minacce leggi questo articolo.
Il marchio è il cuore della brand identity del tuo business
In conclusione, il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. Al suo sviluppo partecipano diverse figure professionali che si occupano di partire dall’idea, dal concetto che si vuole rappresentare, per arrivare alla costruzione dell’immagine che di una data impresa si vuole manifestare all’esterno. Oggi un marchio racconta, non solo identifica. A testimonianza di ciò, si pensi a tutte le combinazioni di caratteri, immagini, forme, suoni, colori, persino ologrammi che possono essere oggetto di registrazione come marchi e che insieme contribuiscono a raffigurare l’impresa verso l’esterno.
Per una breve guida su requisiti della registrazione e tipologie di marchio segui questo link.
È indispensabile attribuire un adeguata protezione al proprio marchio, perché nel tempo acquista valore in sé, a prescindere dal bene a cui è associato e può divenire anche un asset autonomo, capace di essere monetizzato e commercializzato. Per questi motivi, affidarsi ad un professionista sin dal momento della nascita di un marchio è fondamentale per comprendere a pieno anche le possibili future prospettive nel suo sfruttamento.
Se vuoi registrare o rinnovare il tuo marchio puoi fare affidamento al nostro partner Studio Legale FCLEX (Con sede a Bologna, ma si può procedere anche completamente online) chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, esperto da anni di diritto delle nuove tecnologie.
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