Al giorno d’oggi, la rete costituisce uno strumento irrinunciabile per l’impresa che punti ad un buon posizionamento sul mercato di riferimento: l’utilizzo di un sito internet ben costruito, infatti, è uno dei modi per attrarre clienti, promuovere o diffondere notizie e informazioni circa la propria attività.
Sarà quindi opportuno trovare un nome semplice e accattivante, che gli utenti possano facilmente ricordare e che rimandi al proprio marchio o comunque al tipo di business che si intende realizzare e poi registrarlo. Per maggiori approfondimenti vi segnaliamo l’articolo “Tutela del marchio: come proteggere la propria azienda”.
Ma che succede se il proprio marchio non è disponibile come nome a dominio? E se invece, in seguito, viene registrato un dominio simile da un’altra impresa, con il preciso intento di confondere gli utenti ai quali ci si rivolge? Abbiamo provato a fornire una panoramica della questione.
Cos’è un nome a dominio?
Ogni server connesso in rete (c.d. host) è associato, com’è noto, ad un indirizzo IP (Internet Protocol), che serve ad identificarlo in maniera univoca, come se si trattasse di un numero telefonico o di un indirizzo stradale.
Tuttavia, essendo un codice numerico, risulta difficile ricordarlo, pertanto si utilizza un particolare sistema di directory, il c.d. DNS (Domain Name System), che permette di trovare un indirizzo preciso associandolo a un nome con un senso logico e testuale (URL).
Il nome a dominio è dunque il nome con cui un sito è identificato e che viene utilizzato dagli utenti per rintracciarlo; nel caso della presente rivista, ad esempio, il nome a dominio è www.dirittodellinformatica.it.
Il nome a dominio deve essere registrato e unico: sono molte le piattaforme che forniscono appunto servizi di registrazione, sia a titolo gratuito che a pagamento.
La norma generale nell’attribuzione del nome a dominio è “first come, first served”: perciò un dato nome viene attribuito al primo utente che lo richiede e che lo trova ancora ‘libero’.
Il nome a dominio sotto il profilo giuridico
Sotto il profilo giuridico, il nome a dominio è considerato un segno distintivo atipico. Si tratta, quindi, di uno strumento che l’impresa titolare ha a disposizione per farsi riconoscere, così come il marchio, la ditta, la denominazione o l’insegna e come tale deve essere protetto.
Il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005), infatti, all’art. 12, c. 1, lett. b, dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che siano identici o simili a un segno già noto come nome a dominio, se, a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione o associazione fra il pubblico.
Allo stesso modo si esprime anche la previsione di cui all’art. 22 della norma in oggetto, la quale dispone il divieto di adottare come nome a dominio (di un sito usato nell’attività economica/professionale) un segno che, a causa della somiglianza o affinità, possa ingenerare nel pubblico confusione o rischio di associazione ad altri.
Al comma 2 dello stesso articolo, inoltre, si estende il divieto di adozione di un nome a dominio che sia uguale o simile a un marchio registrato, per prodotti anche non affini, ma che goda nello Stato di rinomanza, se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio ai titolari del marchio noto.
Il caso della rivista Grazia
L’applicazione delle disposizioni di cui sopra è ben esemplificata in una recente sentenza della Corte di Cassazione che rileva che “in tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un ‘domain name’ di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio” (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/02/2020, n. 4721 (rv. 657065-01)).
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di appello della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva escluso la convalida del marchio ”grazia.net” in quanto comportante un oggettivo agganciamento degli utenti, atteso il medesimo nucleo ideologico-semantico, al marchio forte “Grazia”, rinomato ed altamente distintivo dell’omonima testata editoriale.
Quali le minacce possibili?
Come anticipato, può accadere che vengano poste in essere una serie di condotte in mala fede da cui sarebbe bene cautelarsi.
Pensiamo, ad esempio, al c.d. “cybersquatting” (o “domain grabbing”) e delle sue varianti: i cybersquatters, appunto, approfittano della regola “first come, first served” per registrare determinati domini da rivendere poi ad un prezzo molto maggiore ai titolari dei relativi marchi.
Altre condotte possibili sono il c.d. “typosquatting”, ossia la registrazione di domini che richiamano marchi famosi ma che contengano un “typo”, cioè un piccolo errore: dal punto di vista linguistico, si tratta di una tecnica utilizzata anche lecitamente, per esempio a scopo satirico; è il caso del “Fatto Quotidaino” o del “Giomale”, parodie dei due noti quotidiani italiani.
Ancora, si può incappare nel cosiddetto “punycode”, che consiste nell’utilizzo di simboli grafici nel nome a dominio che richiamano l’alfabeto latino, simulando in modo artefatto il nome del dominio che si vuole imitare.
Come tutelare il proprio nome a dominio?
Il nome a dominio dovrebbe quindi essere protetto sia sotto un profilo preventivo, attraverso una attività di ‘risk management’, sia sotto un profilo rimediale, indirizzato a riparare o limitare il danno in caso di condotte lesive da parte di soggetti terzi.
A titolo preventivo, potrebbe dunque essere utile un monitoraggio della rete, prestando attenzione alle registrazioni effettuate, all’eventuale esistenza di domini simili, alle aree geografiche di riferimento e alle categorie commerciali nelle quali si opera.
Potrebbe anche essere opportuna una attività di c.d. brand protection attraverso l’acquisto dei domini simili a quello che si vuole tutelare, per evitare che siano acquistati da altri e che si crei confusione col proprio.
Come tutelarsi, però, qualora si scopra che è stato registrato un dominio affine al proprio che potrebbe confondere il bacino di utenti a cui ci si rivolge?
Le soluzioni sono molteplici e possono avere sia carattere giudiziale che stragiudiziale.
Potrebbe essere utile, in prima battuta, quando si conosce l’identità del possessore del dominio che si vuole recuperare, inviare una diffida per impedire l’utilizzo del dominio affine,. Questa strada potrebbe anche portare ad una compravendita del dominio per il recupero bonario dello stesso.
Quando questa soluzione non è percorribile, è altrimenti possibile ricorrere alla procedura UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy), se ne esistono gli estremi: si tratta di una procedura che deve essere necessariamente predisposta da tutti i registrar, cioè le organizzazioni che forniscono servizi di registrazione del nome a dominio, accreditati presso l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; l’ente internazionale di gestione del sistema dei nomi a dominio).
Ancora, potrebbe essere conveniente ricorrere a procedure alternative di risoluzione della controversia, quali arbitrato o mediazione.
Se queste soluzioni non fossero percorribili o vantaggiose nel caso di specie, sarà comunque possibile ricorrere ad un giudice, instaurando una controversia in sede giudiziale.
In questo caso, in base all’art. 133 del Codice della Proprietà Industriale, è possibile che l’Autorità Giudiziaria disponga in via cautelare l’azione inibitoria all’uso nell’attività economica del dominio registrato illegittimamente ed eventualmente anche il suo trasferimento provvisorio, qualora siano integrati i requisiti di opportunità.
Conclusioni
Il nome a dominio è, sia giuridicamente, sia di fatto, un segno distintivo dell’impresa che serve a renderla riconoscibile e a facilitare il contatto con il pubblico di riferimento.
Un buon posizionamento in rete è fondamentale per la riuscita del proprio business ed è quindi imprescindibile conoscere i rischi a cui si può andare incontro, prevenirli e pianificare accuratamente strategie risolutive, attraverso un attento bilanciamento di tempi, costi e probabilità di successo.
Tra le prime attività da svolgere in assoluto in relazione alla tutela del proprio domain name vi è quella riguardante la registrazione del marchio attività che ormai viene svolta con prezzi davvero contenuti.
Per questo ti consigliamo di affidarti a studi esperti nella tutela del nome a dominio, come il nostro partner Studio Legale FCLEX, che possono assisterti nella difesa dell’attività online della tua azienda.
Redazione Diritto dell’Informatica
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