Ha senso investire tempo, energie e risorse per scrivere (e leggere) questa guida sui marchi registrati? Sì. Ecco perché.
Creare un’impresa in Italia vuole dire inventarsi un marchio. Ecco quali regole bisogna seguire ancora prima di cominciare a progettare il proprio marchio. Un simbolo che deve identificare in modo univoco un’azienda o un prodotto, ma anche trasmettere un’idea e un’emozione.
Senza avanzare alcuna pretesa scientifica, o almeno si spera, alcuni dizionari presenti in rete attribuiscono al termine cinesata il significato di manufatto di infima qualità e ciò in conseguenza del fatto che l’esperienza ha insegnato ai consumatori a distinguere tra prodotti simili e prodotti identici. Il conio e il successivo sdoganamento del lemma cinesata da un lato rappresenta il simpatico tentativo di definire una nuova categoria merceologica, dall’altro racconta l’esigenza dei consumatori di distinguere tra prodotti di valore e non.
Da questo punto di vista cinesata trova il suo equivalente normativo nella disciplina dei marchi. Dietro alla diffusa sfiducia nei confronti di un prodotto contraffatto c’è invero la consapevolezza che un marchio rappresenta una precisa politica in punto alla scelta delle materie prime, al tipo di filiera produttiva, agli standard qualitativi e così via.
Difendere il marchio e il consumatore
Tutto ruota, come facilmente intuibile, intorno al sistema premiante imposto dal mercato che celebra i più abili e penalizza gli inetti che talvolta tentano di appropriarsi dei meriti altrui. Il giudice in questa spietata competizione è il consumatore che la legge vorrebbe pienamente consapevole e proprio a tal fine, nel tempo, sono state introdotte una serie di norme a tutela dello stesso. Affinché un consumatore possa decidere se fidarsi e quindi acquistare un bene o un servizio o meno, dovrà essere in grado di riferirlo a un determinato imprenditore e ciò è possibile anzitutto grazie al marchio.
Fatta questa premessa si comprende perché la disciplina del marchio è al centro di un complesso di norme e interessi volti da un lato a tutelare il consumatore finale e dell’altro l’imprenditore. Il nostro sistema giuridico si occupa di marchi sin dai tempi dell’unità d’Italia, ma sul punto sono intervenute anche importanti direttive europee, accordi internazionali, il nostro codice italiano della proprietà industriale, le indicazioni in materia tratte dalle decisioni dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno), per non parlare della giurisprudenza del Tribunale UE e della Corte di Giustizia cui i giudici nazionali, nel bene e nel male, tendono a uniformarsi.
Tutte dette fonti normative hanno profondamente rinnovato la materia attribuendo ai segni distintivi in generale, ma soprattutto al marchio, un’importanza capitale nelle dinamiche commerciali. A riprova dei forti stravolgimenti che hanno interessato la disciplina del marchio in Italia basti pensare che, in passato, non era possibile cedere un marchio in licenza o venderlo se non unitamente all’intera azienda che il marchio rappresentava; al contrario, oggi, il valore commerciale del marchio inteso come bene autonomo è una realtà che, per molte imprese, rappresenta una grande fonte di profitti.
Capacità distintiva e originalità
Il marchio deve in primo luogo trasmettere un messaggio ovvero consentire di distinguere i beni e servizi dei diversi produttori e per questo i tecnici del diritto parlano di funzione distintiva e da essa fanno discendere il c.d. diritto di esclusiva d’uso del marchio. Per comprenderne il motivo non è necessaria alcuna acrobazia intellettuale, è sufficiente operare una semplice constatazione: se più soggetti potessero indistintamente usare il medesimo marchio lo stesso non sarebbe più idoneo a distinguere o individuare nulla.
Detta in altri termini, un marchio che non soddisfa i requisiti di identificazione invia un messaggio fuorviante ai consumatori integrando un vero e proprio inganno.
D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 13, comma 1
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
La funzione distintiva ricopre un ruolo di tale importanza da essere ad esempio vietata la registrazione di marchi generici. Ciò nondimeno sono ammessi i fenomeni di c.d. secondary meaning e di volgarizzazione.
D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 13, commi 2 e 3
In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne e’ stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
Il secondary meaning, introdotto nel nostro sistema giuridico dal 1992, altro non è se non l’acquisto del carattere distintivo da parte di un marchio generico ovvero carente del prescritto requisito di originalità.
Si parla di Secondary Meaning quando un marchio non originale, generico, con il tempo acquista un proprio valore e significato.
Peccano in originalità tutti i marchi che contengono denominazioni generiche, indicazioni meramente descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica, i segni divenuti di uso comune. È una mancanza che interessa normalmente i cosiddetti marchi deboli, cioè quelli che hanno una ridotta capacità distintiva con la conseguenza che non potrà impedirsi a nessuno di utilizzare la parte generica della denominazione. Sono tipicamente deboli i marchi farmaceutici che solitamente propongono nella denominazione il nome del principio attivo utilizzato. Celebri esempi di secondary meaning sono invece quelli di National Geographic, Mont Blanc, Divani&Divani, Autogrill: erano originariamente deboli ma poi si sono evoluti in marchio forte attraverso la diffusione e affermazione nel mercato.
Al contrario la volgarizzazione è il fenomeno che conduce alla perdita dei diritti su un marchio quando ciò consegue a una sopravvenuta incapacità distintiva dello stesso. La capacità distintiva può essere smarrita anche a seguito della mancata reazione alle contraffazioni o all’inserimento in dizionari o enciclopedie. Marchi come Nutella e Aspirina hanno in proposito ottenuto di vedere apposto anche nei dizionari che li hanno rubricati il simbolo ® (marchio registrato). Classici esempi di marchi volgarizzati sono invece Premaman o Nylon o Walkman che hanno subito un radicale mutamento giungendo a identificare non più una precisa azienda, ma piuttosto una categoria di prodotti con caratteristiche analoghe.
D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 13, comma 4
Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.
Novità, liceità e verità
Ai fini della registrazione il marchio, oltre che avere carattere distintivo e originalità, dovrà soddisfare i requisiti di novità, liceità e verità.
La novità, diversa dall’originalità, implica che il marchio adottato sia nuovo o non adoperato da altri come marchio o, più in generale, come altro segno distintivo quale, ad esempio, il nome a dominio. La questione è di estrema rilevanza e implica la necessità di una ricerca di anteriorità utile ad escludere, entro il territorio di interesse, che non vi siano marchi identici o simili anche sul piano concettuale, fonetico o visivo come 2020 e ZOZO.
D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 12
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che […] sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e’ registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.
[…]
D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 32
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti
Con riguardo alla liceità basta dire che tra i marchi cui si è rifiutata la registrazione vi sono esempi quali IbizaFukingisland, Vafanqulo, Cannabis, Cojones, ETA. Il C.P.I. non consente infatti di registrare segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume o in ogni caso idonei a ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti e/o servizi, nonché i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore o altro diritto esclusivo di terzi. Inutile dire che alcune valutazioni in merito alla liceità del marchio lasciano dubbi per il margine di discrezionalità usato in concreto.
D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 14
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d’impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e’ registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.
D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 33-bis
1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.
2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.
Il codice prevede altresì che marchio possieda la qualità della verità ovvero la inidoneità a ingannare i consumatori con riguardo alla provenienza e/o natura e/o qualità di beni e servizi.
Tipi di marchio
Il marchio da registrare può essere denominativo, figurativo, complesso, tridimensionale, di colore, di posizionamento, sonoro, olfattivo, futuribile, può essere rappresentato da una mascotte o da uno slogan.
D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 7
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Quelli denominativi, a titolo esemplificativo, possono essere costituiti da numeri, pensiamo al 46 di Valentino Rossi o al 4711 della storica acqua di colonia o al 500 della piccola della casa automobilistica torinese; da lettere come FIAT, IKEA; ma anche da nomi propri di persone reali o immaginarie Giorgio Armani, Ferrari, Guinness, Häagen Dazs; nomi storici o mitologici Caesar, Napoleon, Aiax, Nike, Clio; nomi comuni quale Vespa; nomi geografici come Superga, Mont Blanc, Philadelphia e persino parole senza alcun significato.
Come pocanzi detto anche i colori possono essere un marchio, pensiamo al rosso Ferrari, o al viola della cioccolata Milka e così anche i suoni; non solo brani musicali, ma anche l’urlo di Tarzan o il ruggito del leone della Metro Goldwyn Mayer. La fantasia quindi può, anzi deve spaziare nell’ideazione di un marchio però nel rispetto di tutte le considerazioni svolte sino ad ora.
Scegliere il marchio che rappresenterà un’impresa non è solo questione di marketing o design, è anzi uno dei primi atti che determinerà la futura forza dell’avventura economica che si intraprende affacciandosi sul mondo del mercato.
Nei prossimi articoli approfondiremo il perché e il come registrare un marchio.
Dott. Davide Mazzotta
